案件要旨： 就商标的本质的属性来看，商标是在商业活动中指示商品或服务来源的符号。本案的关键性法律问题是，在定牌加工过程中的商标使用，是否构成在中国国内的商标性使用。本案中，亚环公司在委托加工产品上贴附的标志，既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，故其所贴附的标志不具有商标的属性，在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为。

再审申请人浦江亚环锁业有限公司（简称亚环公司）因与被申请人莱斯防盗产品国际有限公司（简称莱斯公司）侵害商标权纠纷案

【案件背景介绍】

2003年5月21日，经商标局核准，许浩荣注册了第3071808号“PRETUL及椭圆图形”商标，核定使用商品为第6类的家具用金属附件、五金锁具、挂锁、金属锁(非电)等。2010年3月27日，商标局核准该商标转让给莱斯公司。

　　2010年8月10日，亚环公司与储伯公司签订编号为HYY100810A-3的售货确认书一份，约定亚环公司供给储伯公司挂锁684打，总金额为3069.79美元。此外，双方还签订过编号为HYY101028A的售货确认书一份，约定亚环公司供给储伯公司挂锁10233打，总金额为61339.03美元。2010年12月31日、2011年1月6日，宁波海关分别查获亚环公司自该海关出口至墨西哥的228箱684打和3411箱10233打被控侵权挂锁(申报金额分别为3069.79美元和61339.03美元)。经莱斯公司申请并提交了担保金，宁波海关于2011年1月13日扣留了该两批货物。法院于2011年2月10日从宁波海关调取了该两批货物中的被控侵权挂锁各12把(其代码和型号分别为23522、CAHI-30和23519、CAHI-50)。从法院调取的挂锁来看，该两批挂锁的锁体、钥匙及所附的产品说明书上均带有“PRETUL”商标，而挂锁包装盒上则均标有“PRETUL及椭圆图形”商标。该产品包装盒及产品说明书还用西班牙文特别标明：“进口商：储伯公司”和“中国制造”以及储伯公司的地址、电话、传真等内容，相关的包装盒及产品说明书上未标注亚环公司的名称、地址、电话等信息。2011年2月16日，一审法院赴宁波海关查封上述货物时，该两批货物已被放行。

　　亚环公司成立于2000年9月13日，注册资本为500万元，工商登记的经营范围为：锁具铸造、五金工具、链条、锯条、工艺品的制造、加工、销售等。

　　另查明，泰星公司成立于2000年8月4日，该公司成立时的股东为许浩荣及关桂泰二人，许浩荣曾担任该公司的副董事长。2003年12月28日，该公司的股东变更为关桂泰、胡贤珊(系关桂泰之妻)和关就泰三人。曼克公司成立于2007年8月20日，其股东为胡贤珊一人。莱斯公司系关桂泰、胡贤珊之子关毅华一人在香港投资设立的公司，其现任董事为关毅华、关桂泰。许浩荣曾将涉案商标许可给泰星公司使用，莱斯公司在受让该商标后，也曾将该商标许可给曼克公司使用。

储伯公司系设立于墨西哥的一家公司。该公司在墨西哥等多个国家和地区在第6类、第8类等类别上注册了“PRETUL”或“PRETUL及椭圆图形”商标，其中注册号为770611、注册类别为第6类的“PRETUL”商标于2002年11月27日在墨西哥注册。2011年3月24日，储伯公司出具一份商标授权申明，称该公司系墨西哥注册商标“PRETUL”的合法所有人，该公司申明亚环公司生产的标有“PRETUL”商标的所有型号的挂锁(代码和型号为：23518，CAHI-40；23519，CAHI-50；23520，CAHI-40B；23512，CAHI-50B；23522，CAHI-30；23523，CAHI-30B)均是根据该公司的授权而生产，并全部出口墨西哥。亚环公司承认并同意：1.上述产品不得在中国境内销售；2.所有相关商标及知识产权属于储伯公司；3.不得直接或间接向全世界范围内任何商标注册机构或版权登记机构申请注册或登记；4.储伯公司有权随时撤销上述授权。

莱斯公司诉称：该公司是第3071808号“PRETUL及椭圆图形”注册商标的权利人，2010年12月31日、2011年1月6日，莱斯公司获悉亚环公司有两批次挂锁使用了“PRETUL”商标正通过宁波海关出口至墨西哥，申请宁波海关对上述侵权产品采取了扣留措施。亚环公司未经许可擅自生产销售带有“PRETUL”商标挂锁的行为，侵害了莱斯公司的商标专用权。请求判令：(一)亚环公司立即停止对莱斯公司商标专用权的侵权行为，即停止在其生产销售的五金锁具上使用莱斯公司的注册商标；(二)收缴甬关法(2010)804号、甬关法(2011)007号两案扣留的侵权产品及库存的侵权产品、亚环公司用于生产侵权产品的专用模具以及带有侵权商标的包装物；(三)亚环公司赔偿莱斯公司经济损失45万元(除特别标明其他币种者外，涉及的货币均指人民币)。

【法院认为】

　　◎一审法院认为： 本案争议的焦点主要是：(一)亚环公司与储伯公司是否存在涉外定牌加工合同关系；(二)亚环公司的行为是否构成侵权。所谓涉外定牌加工，一般指国内加工方接受境外委托方的委托，按境外委托方指定的商标生产产品，并将产品全部交付境外委托方并由其在境外销售，境外委托方向境内加工方支付加工费的一种贸易方式，其性质实为承揽合同关系。就本案而言，虽然储伯公司与亚环公司签订的售货确认书载明储伯公司为买方，亚环公司为卖方，被控侵权挂锁包装盒及产品说明书还用西班牙文特别标明“进口商：储伯公司”，但因莱斯公司并未提供涉案产品在中国大陆境内销售的证据，亚环公司也已提供了储伯公司在墨西哥注册的第770611号“PRETUL”商标证书，亚环公司加工生产的挂锁的锁体、钥匙及所附的产品说明书上均带有“PRETUL”商标，储伯公司对亚环公司按其要求定牌生产涉案产品也予以认可，故可认定亚环公司与储伯公司存在涉外定牌加工合同关系。

　　关于亚环公司的行为是否构成侵权，亚环公司认为其仅仅实施了定牌加工行为，且所有加工的产品均出口至储伯公司享有商标权的墨西哥市场，未在中国境内市场流通，其定牌加工行为不属于商标法意义上的使用行为，既不会造成相关公众对商品来源产生混淆的可能性，也不会对莱斯公司注册商标的识别功能造成损害，故亚环公司的行为不构成侵权。莱斯公司认为亚环公司的行为完全符合《商标法实施条例》第三条关于商标使用行为的规定，构成商标法第五十二条第(一)项规定的商标侵权行为。

莱斯公司、亚环公司均不服一审判决。

莱斯公司上诉称：(一)亚环公司使用“PRETUL”商标通过宁波海关出口墨西哥的挂锁、钥匙、包装盒已被其从宁波海关取回，在亚环公司未举证证明涉案产品下落的情况下，应推定涉案产品在国内进行了销售。储伯公司出具的两份商标使用授权声明都不是与亚环公司下订单时出具的，而是应本案诉讼所需补办的。因此原判认定上述出口墨西哥的产品为涉外定牌加工，属认定事实错误。(二)莱斯公司的“PRETUL及椭圆图形”注册商标的核心部分是“PRETUL”文字，原判认定涉案产品上使用的“PRETUL”商标与莱斯公司的上述注册商标不构成近似属认定事实错误。(三)中国目前无任何法律或司法解释明确规定涉外定牌加工的产品使用国内近似商标不构成侵权。原判一方面认定涉案产品上标注“PRETUL”商标属于商标法意义上的商标使用，另一方面却不适用商标法第五十二条第(一)项的规定，适用法律错误。(四)原判仅判令亚环公司赔偿损失5万元，不足以弥补莱斯公司为制止侵权所付的必要支出，显失公平。(五)原判不支持莱斯公司销毁侵权产品、生产侵权产品的专用模具及带有侵权商标的包装物的诉讼请求，是适用法律错误。请求撤销一审判决，依法改判支持莱斯公司的诉讼请求。

　　亚环公司上诉称：(一)亚环公司在定牌加工产品的包装盒上标注商标，不构成商标的使用。定牌加工产品未在中国销售，不会引起中国国内消费者的混淆和误认，也不会对莱斯公司的商标权构成实际损害。因此带有“PRETUL及椭圆图形”的包装盒没有侵害莱斯公司的商标权。(二)许浩荣在中国注册商标前，储伯公司的“PRETUL”商标已使用并已有一定影响。许浩荣对“PRETUL及椭圆图形”商标的注册构成恶意抢注。请求二审法院撤销一审判决，依法改判。

◎二审法院认为，商标法第五十二条第(一)项规定了“未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的”行为属侵犯注册商标专用权的行为。亚环公司未经莱斯公司的许可，在挂锁的包装盒上使用“PRETUL及椭圆图形”商标，在挂锁产品、钥匙及所附的产品说明书上使用“PRETUL”商标，根据商标法实施条例第三条的规定，均属于商标使用行为。

亚环公司不服，向最高人民法院申请再审。

    ◎最高人民法院作出终审判决认定，亚环公司受储伯公司委托，按照其要求生产挂锁，在挂锁上使用“PRETUL”相关标识并全部出口至墨西哥，该批挂锁并不在中国市场上销售，也就是该标识不会在我国领域内发挥商标的识别功能，不具有使我国的相关公众将贴附该标志的商品，与莱斯公司生产的商品的来源产生混淆和误认的可性能。商标作为区分商品或者服务来源的标识，其基本功能在于商标的识别性，亚环公司依据储伯公司的授权，上述使用相关“PRETUL”标志的行为，在中国境内仅属物理贴附行为，为储伯公司在其享有商标专用权的墨西哥国使用其商标提供了必要的技术性条件，在中国境内并不具有识别商品来源的功能。因此，亚环公司在委托加工产品上贴附的标志，既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，故其所贴附的标志不具有商标的属性，在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为。

　　商标法保护商标的基本功能，是保护其识别性。判断在相同商品上使用相同的商标，或者判断在相同商品上使用近似的商标，或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆，要以商标发挥或者可能发挥识别功能为前提。也就是说是否破坏商标的识别功能，是判断是否构成侵害商标权的基础。在商标并不能发挥识别作用，并非商标法意义上的商标使用的情况下，判断是否在相同商品上使用相同的商标，或者判断在相同商品上使用近似的商标，或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆，都不具实际意义。本案中，一、二审法院以是否相同或者近似作为判断是否构成侵犯商标权的要件，忽略了本案诉争行为是否构成商标法意义上的商标使用之前提，适用法律错误，本院予以纠正。亚环公司部分再审申请理由成立，本院予以支持。

【律师观点】

就商标的本质的属性来看，商标是在商业活动中指示商品或服务来源的符号。本案的关键性法律问题是，在定牌加工过程中的商标使用，是否构成在中国国内的商标性使用。本案中，亚环公司依据储伯公司的授权，生产了标记有被控侵权商标的商品，在案证据表明，上述商品在定牌加工完成后，全部出口给订制方，并未进入中国国内市场。上述事实可以清晰反映出，被控侵权商标仅出现在亚环公司生产定牌产品的过程中，其范围也限定于生产部门。在此情况下，被控侵权商标并未有任何机会让中国境内的相同或类似商品的相关公众接触的可能，因此商标指示商品来源的功能属性也不会得到实现，被控侵权商标在此不能认定为作为商标使用的标识，商标侵权行为也就无法认定。

从侵权的法理来看，侵权需要存在侵权行为、侵权结果、因果关系等法律构成要件。本案中，由于涉案侵权商标并未出现在市场上，不会影响原告商标的使用和市场，因此原告并未受到侵权损害，从这个角度上来看，侵权行为也不能被认定。

需要指出的是，本案中的证据能够清晰表明贴牌加工商品的去向以及未进入我国市场的事实。随着国际贸易以及我国商务环境的发展，目前我国消费者已经越来越容易通过电子商务、海外代购等形式接触到本未进入中国的商标，也就是说，如果原告有充分的证据可以证明被控侵权商标存在进入我国市场的事实，那么本案的判决结果将可能会发生变化。而对于企业，尤其是外国企业的商标在中国的保护，尽早进行商标布局和注册尤为重要。